Договор на внедрение бизнес-решений

В Гражданском кодексе договор на внедрение бизнес-решений как отдельная форма правовых отношений не предусмотрен. Как правило, подобные соглашения имеют смешанную форму либо являются договорами на использование объектов интеллектуальной собственности. К последним относятся лицензионные договора, которые хоть и не предусмотрены законодательством, но упоминаются во вступающей в силу с 1 января 2008 года части 4 Гражданского кодекса и в действующем на настоящий момент только в отношении товарных знаков Федеральном законе от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

 

Обычно экономическая сущность договора на внедрение бизнес-решений предполагает выполнение работ и оказание услуг исполнителем заказчику. При этом для осуществления заказчиком своей профессиональной деятельности используются знания, навыки, идеи исполнителя, разработанные им программные продукты, технологии, а также способы их эксплуатации. Возможно также проведение исследований, разработок с целью адаптации предлагаемых исполнителем рекомендаций и программных продуктов под особенности финансово-хозяйственной деятельности заказчика. Такое определение договора на внедрение бизнес-решений является достаточно расплывчатым, и связано это с тем, что для него законодательно не установлены ни конкретный предмет сделки, ни характер действий сторон. Нет даже расшифровки термина

«бизнес-решения». Таким образом, к действиям сторон применяются те правовые нормы, которые больше соответствуют сущности выполняемых сторонами действий. Чаще всего договоры такого рода являются смешанными и содержат в себе элементы договоров оказания услуг, подряда, выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также, в отдельных случаях, соглашения на право пользования объектами интеллектуальной собственности.

 

Примером договора на внедрение бизнес-решений, который сопровождает сделки с объектами интеллектуальной собственности, является, в частности, соглашение, в соответствии с условиями которого исполнитель обязуется адаптировать и установить произведенное им программное обеспечение и обучить персонал работе с ним.

 

При исполнении сторонами заключенных договоров на внедрение бизнес-решений наибольшие сложности и споры вызывают вопросы, касающиеся прав пользования объектами интеллектуальной собственности. Это связано с тем, что реализация подобных соглашений практически всегда сопряжена с осуществлением исполнителем интеллектуальной деятельности. К объектам интеллектуальной собственности относятся результаты деятельности, охраняемые законом. Их перечень, приведенный в пункте 1 статьи 1225 части 4 Гражданского кодекса, является исчерпывающим. В случае с внедрением бизнес-решений в качестве объектов могут выступать программные продукты, базы данных, секреты производства (ноу-хау) и пр. Однако на практике предметом договора на внедрение бизнес-решений является скорее создание объектов интеллектуальной собственности в интересах заказчика, нежели передача ему прав пользования данными объектами. Подобный нюанс имеет значение, поскольку в отношении объектов интеллектуальной собственности можно запретить передачу права пользования ими третьим лицам. Сами же права на нее охраняются законом. Нередко права на результаты интеллектуальной деятельности признаются и защищаются только в том случае, если они зарегистрированы (например, товарные знаки, полезные изобретения). В то же время ряд объектов и прав пользования ими не подлежит регистрации. Это касается, в частности, ноухау, которые не подлежат регистрации, но охраняются законом.

 

Наиболее адекватным предметом для договора на внедрение бизнес-решений является осуществление исполнителем действий в интересах заказчика, в результате которых возникает некое ноу-хау, или, другими словами, секрет производства. На настоящий момент ни одно из приведенных выше понятий не отражено в гражданском законодательстве.

 

Однако с 1 января 2008 года вступает в силу глава 75 части 4 ГК РФ, где предусмотрена статья 1465, дающая определение понятию «ноу-хау». Согласно пункту 1 этой статьи, под ноу-хау понимаются сведения любого характера о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также о способах осуществления профессиональных работ. Такая трактовка позволяет предположить, что ноу-хау представляют собой «идеи» осуществления профессиональной деятельности, и в этом смысле они являются объектами интеллектуальной собственности и должны защищаться законом. Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право на него (ст. 1466 части 4 ГК РФ). В случае если лицо стало обладателем секрета производства добросовестно и независимо от остальных, владельцев может быть несколько (п. 2 ст. 1466 и п. 4 ст. 1229 ГК РФ). В соответствии со статьей 1467 Гражданского кодекса, секрет производства существует до тех пор, пока присутствует конфиденциальность. Как только сведения в отношении ноу-хау становятся общеизвестными, все прежние его обладатели теряют право индивидуального владения. При этом секрет производства, созданный в результате подрядных работ, принадлежит подрядчику, если иное не предусмотрено договором. У заказчика же возникает неисключительное право пользования им. Поэтому при заключении договора на внедрение бизнес-решений подрядчику следует предусмотреть положения, касающиеся конфиденциальности тех секретов производства, которые в результате выполнения им работ становятся известными клиенту. В условиях отсутствия регистрации ноу-хау нужно также четко прописать в договоре или приложениях к нему, что именно стороны

считают секретом производства, не подлежащим разглашению.

 

Исключительные права на ноу-хау могут быть переданы правообладателем третьим лицам, вследствие чего

у него возникнет обязанность соблюдать коммерческую тайну в отношении данного секрета производства. Последний также может выступать в качестве предмета лицензионного, сублицензионного соглашений и договора коммерческой концессии.

 

Как правило, при возникновении некой исключительной технологии производства информация о ней подлежит защите в качестве коммерческой тайны организации, а не объекта интеллектуальной собственности. При этом внедрение в производство заказчика технологии со стороны исполнителя часто оформляется не договором подряда или соглашением на внедрение бизнес-решений, а договором коммерческой концессии. Этот документ несколько отличается от того, который рассматривается в настоящей статье, хотя характер действий, выполняемых сторонами по подобному договору, может быть

с ним схож. Согласно действующей на настоящий момент редакции статьи 1027 Гражданского кодекса, суть

договора коммерческой концессии заключается в предоставлении правообладателем комплекса исключительных прав пользователю на определенный срок за вознаграждение. Это может быть, например, право на фирменное наименование правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав: товарный знак, знак обслуживания и т. д. Предметом же договора на внедрение бизнес-решений (как правило, договора подряда с элементами соглашений на предоставление прав пользования объектом интеллектуальной собственности) является выполнение определенных работ, которые могут включать в себя в качестве отдельного элемента как

создание объектов интеллектуальной собственности, так и предоставление их в эксплуатацию.

 

Соответственно, вознаграждение подрядчик получает за выполненные работы, а не за разрешение использовать объект интеллектуальной собственности. Следует помнить, что договор коммерческой концессии подлежит регистрации в ФНС (п. 2 ст. 1028 ГК РФ). Это означает, что если в соглашении на внедрение бизнес-решений есть элементы договора концессии, то оно подлежит регистрации в соответствующем государственном органе (с 1 января 2008 года – в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности). Если же договором предусмотрено еще и предоставление в пользование товарного знака (или иного подлежащего регистрации объекта интеллектуальной собственности), то данный договор регистрируется еще и в государственном органе по интеллектуальной собственности. Причем норма пункта 2 статьи 1028 Гражданского кодекса изменена с 1 января

2008 года в связи с введением части 4 кодекса, и со следующего года при отсутствии регистрации договора коммерческой концессии в органе по интеллектуальной собственности данное соглашение признается ничтожным.

 

Кроме того, со следующего года меняется сама формулировка понятия «договор коммерческой концессии», установленная статьей 1027 Гражданского кодекса. В новой редакции положения в состав объектов интеллектуальной деятельности дополнительно включены коммерческое обозначение и секрет производства. Таким образом, с нового года передача прав в отношении ноу-хау может рассматриваться как предмет договора коммерческой концессии.

 

Аналогично если в договоре на внедрение бизнес-решений содержатся положения лицензионного договора

по передаче в пользование прав на интеллектуальную собственность, то он также может подлежать государственной регистрации. При этом если указанный договор не зарегистрирован, то положения его, применяемые в отношении предоставления прав пользования объектами интеллектуальной собственности, являются ничтожными.

 

Как следует из пункта 1 статьи 1297 части 4 Гражданского кодекса, исключительные права на программные продукты и базы данных, полученные в результате выполнения договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, принадлежат исполнителю. Данное правило действует, когда в соглашении прямо не предусмотрено создание программ или баз данных. Если целью заказчика является не просто внедрение бизнес-решений, но еще и получение исключительных прав на возникающую интеллектуальную собственность, то следует прямо указать это в договоре. В противном случае подрядчик может ограничить использование данного программного обеспечения или баз данных только теми целями, для которых они создавались по заданию заказчика. Аналогичная норма применяется в отношении изобретений, промышленных образцов и полезных моделей (п. 1 ст. 1371 ГК РФ), топологии интегральных микросхем (п. 1 ст. 1462 ГК РФ) и ноу-хау (ст. 1471 ГК РФ).

На практике достаточно часто встречаются ситуации, когда исполнитель при внедрении бизнес-решений пользуется «чужими» объектами интеллектуальной собственности либо своими, но разработанными на основе «чужих» продуктов. Это еще один достаточно скользкий момент данного договора, так как использование интеллектуальной собственности при отсутствии лицензионного соглашения рассматривается как нарушение прав правообладателя. В результате к заказчику и исполнителю могут быть применены нормы гражданской, административной и даже уголовной ответственности.

 

Таким образом, при заключении договора на внедрение бизнес-решений заказчику следует проверить наличие у исполнителя прав на использование объекта интеллектуальной собственности и на предоставление данного продукта третьим лицам. Причем, вероятно, если объект интеллектуальной собственности подлежит регистрации, то при

этом сам договор должен быть зарегистрирован. Обратите внимание: обязанностями по согласованию с заказчиком вопроса эксплуатации объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам, а также правами на предоставление пользования ими обладает исполнитель (ст. 773 ГК РФ).

 

Следует отметить, что на сегодняшний день нормы ГК РФ, регулирующие договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, содержат только отсылочную норму в отношении вопроса возникновения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в процессе выполнения договора (п. 4 ст. 769 ГК РФ). А вот с 1 января 2008 года к части 4 Гражданского кодекса будет направлять уже прямая норма (новая редакция п. 3 ст. 771 ГК РФ).

 

До тех пор пока часть 4 кодекса не вступила в силу, существует некоторая неопределенность, поскольку законы, регулирующие вопросы возникновения исключительных прав и прав пользования в отношении объектов интеллектуальной собственности, данный момент обходят стороной. Правоприменительная практика рассматривает такие дела по аналогии с разбирательствами, которые касаются прав на объекты интеллектуальной собственности, возникающих в результате выполнения служебного задания в интересах работодателя. То есть в отсутствии договорного и законодательного регулирования данного вопроса велика вероятность признания исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности за заказчиком. На практике это означает, что при возникновении ноу-хау в процессе разработки и внедрения бизнес-решений подрядчик не только не вправе запретить заказчику использовать или тиражировать интеллектуальную собственность, но и сам может попасть под запрет на эксплуатацию созданного им объекта. А благодаря инициативе законодателей начиная со следующего года такие вопросы будут официально решаться однозначно в пользу заказчика, оставляя за ним исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, возникающие в процессе выполнения договоров подряда или договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ.