Иск о прекращении правовой охраны товарного знака как один из самых эффективных способов получения чужого актива или судебной защиты от иска о незаконном использовании

Ситуацию усугубляет развитие практики  «коллекционирования» товарных знаков: субъекты регистрируют товарные знаки не в целях их использования, а чтобы в последующем «продавать» права иным субъектам, предъявлять иски к успешным предпринимателям; «зарезервировать» для себя товарные знаки на случай открытия нового бизнеса и проч.

Если правообладатель использует товарный знак в своей коммерческой деятельности, то предпочтение в рамках правового конфликта с любым иным субъектом закономерно будет отдано его интересам. Ситуация усложняется при неиспользовании правообладателем товарного знака в своей коммерческой деятельности в течение длительного времени, что может указывать на утрату им интереса в правовой охране товарного знака.

В первой части данного обзора мы рассмотрим перспективы, которые открываются в связи с неиспользованием товарного знака правообладателем для иных заинтересованных в использовании данного обозначения лиц.

Часть первая. Перспективы, которые открывает для лица заинтересованного в чужом товарном знаке факт неиспользования данного обозначения правообладателем:

1. Возможность заявления требования о прекращении правовой охраны товарного знака.

Наиболее эффективным способом получения прав на чужой товарный знак является предъявление заинтересованным субъектом иска о прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.  

Пример из судебной практики: ООО «КонтролЭнержи» - собственник магазина японской кухни «БентоWOK», администратор доменных имен: BENTOWOK.RU и БЕНТОВОК. РФ – подал иск к ООО «Красный Камышатник» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "БЕНТОкафе" вследствие его неиспользования в период с 09.10.2011 – 09.10.2014 в отношении услуг 43-го класса МКТУ «кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом».

Суд признал доказанным, как заинтересованность истца в оспаривании правовой охраны, так и факт неиспользования товарного знака в обозначенный период, и удовлетворил требования. Истец получил возможность использования любых обозначений «БЕНТО» в своей коммерческой деятельности[1].

На что необходимо обратить внимание:

1). Истец должен доказать свою заинтересованность в использовании товарного знака. В соответствии со сформировавшейся судебной практикой, для этого требуется соблюдение двух условий:

а) необходимо, чтобы истец был производителем  однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака;

б) он должен продемонстрировать реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, осуществить необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подать заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения[2]. 

2). В соответствии со ст. 1486 ГК РФ для прекращения правой охраны товарного знака достаточно установить факт неиспользования товарного знака в течение любых трех лет после регистрации товарного знака, если вплоть до подачи заявления товарный знак не использовался.

При этом последующая за подобным периодом подготовка к использованию товарного знака, в том числе новым приобретателем исключительного права на него, учитываться не должны. Вероятна ситуация, когда добросовестный субъект предпринимательской деятельности приобрел по договору об отчуждении исключительные права на товарный знак, вложил средства в раскрутку бренда, после чего его права на товарный знак были прекращены по причине того, что его предшественник не использовал товарный знак.

Пример из судебной практики: ООО «Интел» подал в Суд по интеллектуальным правам иск к ООО «Росалко» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Noble Нобле» вследствие его неиспользования в течение трех лет - в период с 01.08.2010 по 01.08.2013 включительно.

Как указал в своих возражениях ответчик, он приобрел исключительные права на товарный знак по договору от  26.08.2013 (дата регистрации Роспатентом - 12.11.2013). При этом им были приведены доказательства осуществления фактических действий по подготовке к использованию данного товарного знака, как первоначальным правообладателем, так и им самим. Суд, вместе с тем,  встал на сторону истца, отметив, что «подготовительные действия не представляют собой использования в контексте ст. 1486 ГК РФ», а «доказательства использования спорного товарного знака непосредственно самим ответчиком не являются относимыми, поскольку такое использование имело место за пределами спорного периода»[3].

Подобный подход, отвечающий нормативно установленным правилам, заслуживает критики с позиции базового принципа справедливости, баланса интересов правообладателя и иного лица, желающего использовать товарный знак. Представляется неверным пренебрежение интересами добросовестного субъекта, который приобрел по возмездной сделке исключительные права на товарный знак с целью реального использования последнего, на что указывают совершенные им подготовительные действия, только лишь потому, что его предшественник допустил долгосрочный период неиспользования.

Наша рекомендация правообладателям, с учетом  рассматриваемой судебной практики, от приобретателей исключительных прав на товарные знаки требуется с особым вниманием подходить к «истории» использования товарного знака прежним правообладателем, что требует проведение due diligence приобретаемого товарного знака.  

Для заинтересованных в использовании чужого товарного знака лиц принципиально важно проанализировать всю «историю» использования товарного знака с момента его регистрации. Обнаружение в ней периодов 3-летнего неиспользования может дать  возможность правомерного завладения таким нематериальным активом.

2. Злоупотребление правом, - как правовая основа позиции защиты по искам о нарушении права на товарный знак.

Анализ судебной практики показывает, что в ряде случаев неиспользование товарного знака может указывать на факт злоупотребления правом и (или) недобросовестную конкуренцию. В ситуации, когда субъект приобрел права на товарный знак, но так и не приступил к его использованию, существуют основания подозревать правообладателя в том, что он преследовал иные, противоречащие социальному назначению товарного знака цели. 

Как было отмечено в Справке СИП4, само по себе неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе осуществляющего действия по "аккумулированию" товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции, но могут быть признаны недобросовестными действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих, в совокупности с другими обстоятельствами дела, подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя[4].

Интерес в рассматриваемом аспекте представляет постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2014 г. № С01-1239/2014:

ООО «Новые Технологии» предъявило иск к ОАО «Белгородский хладокомбинат» о нарушении исключительного права на товарный знак «АФРОДИТА», зарегистрированного в отношения товаров 30-го класса МКТУ. Ответчик, в свою защиту, заявил, что товарный знак истцом не используется. Следовательно, его интересы не нарушены. Равным образом, как и потребитель не мог быть введен в заблуждение[5].

Суды и первой, и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении заявленных требований. В числе прочего они констатировали злоупотребление правом на товарный знак, выразившееся в том, что правообладатель не производил и не вводил в оборот товары, в отношении которых было зарегистрировано соответствующее обозначение. Суд кассационной инстанции возвратил дело на новое рассмотрение. Как им, при этом было отмечено, в целях установления факта злоупотребления истцом своим правом, суду следовало выяснить цель регистрации товарного знака, наличие реального намерения его использовать, а также причины неиспользования.

Обозначенный подход представляется спорным, поскольку для случаев неиспользования товарного знака как таковых применяется специальный институт прекращения правовой охраны товарного знака. Поэтому институт злоупотребления правом на товарный знак, критерии по которым суды квалифицируют соответствующим образом действия правообладателя, и как это применять на практике, мы подробно рассмотрим в одном из следующих обзоров.