Обзор развития практики защиты исключительных прав на товарные знаки и другие ОИС в России

С одной стороны, правообладателям в рамках российской правовой системы предоставляются достаточно широкие возможности по защите нарушенных прав:

правильный выбор ответчика:                                                            

Если объект авторского права или товарный знак субъекта был размещен на товаре, то правообладатель может рассчитывать на выплату ему компенсации, как  производителем, так и продавцом соответствующего контрафактного материального носителя[1] вне зависимости от их вины.  Так, установив факт нарушения исключительного права на фотографию, Суд по интеллектуальным правам, возложил обязанность по выплате компенсации, как на издательство, разместившее спорный объект авторского права на страницах выпускаемого журнала, так и супермаркеты, продававшие данный журнал[2].

установление числа нарушений по количеству объектов интеллектуальной собственности:

Если обозначение, которое было неправомерно использовано иным лицом, одновременно выступает и в качестве товарного знака, и в качестве промышленного образца либо объекта авторского права, то суды констатируют в таком случае несколько (по числу объектов) правонарушений и, исходя из этого, определяют размер компенсации (п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

выбор доступных мер ответственности:

- В качестве меры ответственности за нарушение исключительных прав на большинство объектов интеллектуальной собственности наряду с убытками предусмотрена компенсация. С января 2015 года данный способ защиты стал доступен также патентообладателям;

- Российское законодательство предусматривает неизвестный зарубежным правопорядкам (в частности, немецкому, американскому, швейцарскому) способ установления компенсации в твердой сумме – от 10 тыс. рублей до 5 млн.

При этом, при выборе иного способа определения компенсации, когда компенсация  рассчитывается в зависимости от стоимости права на использования или стоимости контрафактных товаров, компенсация носит явно штрафной характер – на это указывает установление двукратного размера такой взыскиваемой стоимости.

- Установлены (ст. 1253.1 ГК РФ)  специальные правила возложения ответственности за нарушение исключительного права на информационного посредника – лица, осуществляющего передачу материала, либо предоставляющего возможность размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет. Стоит подчеркнуть, что они в полной мере воспроизвели действующие в соответствующей сфере положения американского[3] и европейского законодательства[4].

 К настоящему моменту на основе этой нормы российскими судами уже было рассмотрено несколько интересных споров.

Так, в сентябре 2014 г. Девятый апелляционный суд удовлетворил требования дизайнера ИП Кувшининой, как обладателя исключительных прав на фотографии и дизайн жилого дома, к ООО «Древ-град», ООО «Интернет – Хостинг», В.В. Абрамову (администратор доменного имени www.derev-grad.ru) об обязании удалить 97 фотографий, изображающий дизайн жилого дома с сайта www.derev-grad.ru и выплатить компенсацию. В отношении ООО «Интернет Хостинг» суд, при этом, указал: «Признавая обоснованными требования в отношении ООО "Интернет-Хостинг", суд исходил из того, что указанное общество является Хостинг-провайдером сайта derev-grad.ru. ООО "Интернет-Хостинг", будучи уведомленным истцом, своевременно не принял необходимых и достаточных мер для прекращения нарушения интеллектуальных прав, в связи с чем также является субъектом ответственности за незаконное размещение на сайте фотографий и дизайна жилого дома без согласия правообладателя»[5].

Вместе с тем, с защитой интеллектуальной собственности в России по-прежнему связаны существенные сложности. До сих пор судами не было выработано четких подходов к решению отельных вопросов, возникающих в связи с выплатой компенсации. Общей тенденцией развития судебной практики является усложнение процесса обоснования, как самого факта нарушения, так и конкретного размера взыскиваемой суммы.

Как отметила в своем выступлении на III Международном юридическом Форуме «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» судья Суда по интеллектуальным правам Е. Пашкова, «мы делаем ответчика более счастливым, чем он хочет быть»[6].

1. Отсутствие должных доказательств, расчетов взыскиваемой суммы компенсации.

Несмотря на то, что изначальной причиной введения компенсации как альтернативной взысканию убытков меры ответственности была сложность доказывания последних, сегодня суды требуют детального обоснования и компенсации. Как было отмечено Судом по интеллектуальным правам в Постановлении от 17.02.2015 № С01-89/2013: «при определении размера компенсации суд, учитывает, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя». При этом, как обосновывалось представителями суда по интеллектуальным правам на заседании научно-консультативного совета от 5.09.2014[7], если истец, заявляя требование о взыскании компенсации в твердом размере, не представит суду расчет и обоснование суммы компенсации, то при доказанности правонарушения с ответчика подлежит взысканию компенсация в минимальном размере.

Здесь же следует отметить, что в целом, правоприменители стали строже подходить к оценке представленных доказательств. Данное утверждение легко проиллюстрировать на примере использования в судебном процессе результатов социологических опросов, традиционно обладающих существенным значением в спорах об исключительных правах на товарные знаки. Как было отмечено судьей В. Голофаевым на III Международном юридическом Форуме «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики», «все судьи понимают, что такое доказательство – это трудоемкая работа и она оплачивается стороной». Поэтому, данные соцопроса необходимо подтвердить другими доказательствами. Если у суда возникнут сомнения в достоверности опросов, он «может попросить «первичку» - опросные листы». Стороны, вместе с тем, далеко не всегда оказываются способными предоставить подобные документы. В результате чего, опрос попросту не учитывается.   

2. Снижение судом суммы компенсации, заявленной виде двукратного размера стоимости экземпляров контрафактных материальных носителей.

До последнего времени суды исходили из недопустимости снижения компенсации[8]. Вместе с тем, подход изменился, - правоприменители стали признавать допустимость снижения суммы такой компенсации. Интерес в рассматриваемом аспекте имеет, в частности, спор по иску общества «Телерос» к обществу «Мурманские мультисервисные сети» о запрещении использования товарных знаков истца «МОРЕ ТВ» и «ОКЕ@Н ИНТЕРНЕТ» и взыскании компенсации в сумме 1 346 597 926 рублей. Компенсация была исчислена истцом как двойная стоимость реализации ответчиком услуг кабельного телевещания и широкополосного доступа в Интернет за период с 2008 года по десятый месяц 2011 года. В определении о передаче дела в Президиум коллегия судей указала на необходимость учета судами при применении меры ответственности, предусмотренной подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГКРФ, вины ответчика в нарушении исключительных прав истца на спорные товарные знаки, предшествующих отношений сторон[9].

3. Невозможность взыскивать компенсацию за нарушение прав на каждый товарный знак, в том случае, если речь идет о принадлежности ему группы товарных знаков.

 Президиумом ВАС РФ был сформулирован  подход, ограничивающий возможности обладателя прав на товарные знаки взыскивать компенсацию за нарушение прав на каждый товарный знак, в том случае, если речь идет о принадлежности ему группы товарных знаков.

Разрешая вопрос о размере подлежащей взысканию компенсации (а истец заявил требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара), суды исходили из того, что ответчиком было допущено нарушение исключительных прав истца на два товарных знака, поэтому взыскали компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактного товара за нарушение прав на каждый товарный знак, то есть размер компенсации фактически составил четырехкратную стоимость контрафактного товара. Однако ВАС РФ указал, что защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, которые зависимы друг от друга, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента, имеют фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков.[10]

4. Предложение к продаже и (или) хранение нескольких единиц контрафактного товара должно рассматриваться как одно правонарушение, а не несколько.

Проблема определения числа правонарушений при предложении ответчиком к продаже и (или) хранении нескольких единиц контрафактного товара на протяжении нескольких лет является камнем преткновения для судей, что выразилось в формировании противоречивой практики. 

Так, в постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.12.2013 по делу № А 54-8746/2012 было отмечено, что продажа пяти единиц контрафактного товара с незаконным использованием товарного знака свидетельствует о пяти фактах неправомерного использования соответствующего товарного знака, каждый из которых является самостоятельным нарушением. Противоположная позиция была выражена в Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.03. 2014 по делу № А50-10782/2013: «в случае приобретения правообладателем нескольких идентичных вещей (материальных носителей), на которых незаконно размещен один товарный знак или обозначение сходное с товарным знаком до степени смешения, такое действие составляет одно правонарушение. Как следует из обсуждения данного вопроса на научно-консультативном Совете СИП возобладать должен именно второй подход, что свидетельствует также об ориентированности правоприменителя на взыскание меньшей суммы компенсации.

Существенный интерес в рассматриваемом аспекте представляет недавнее постановление Суда по интеллектуальным правам[11] по спору двух индивидуальных предпринимателей относительно нарушения исключительного права на товарный знак. Истцом была заявлено требование о выплате ему компенсации в размере 90.000 рублей за 9 месяцев незаконного использования товарных знаков (по 10 тыс. рублей за каждый случай).  Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.08.2014 исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу  истца  взыскано 30 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, в удовлетворении остальной части иска отказано. Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2014 решение Арбитражного суда Краснодарского края от 18.08.2014 изменено в части присужденного к взысканию размера компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки – с ответчика было взыскано 90 000 рублей компенсации. 

Суд по интеллектуальным правам постановление суда апелляционной инстанции изменил, решение суда первой инстанции оставил в силе. В мотивировочной части он обратил внимание на следующие обстоятельства:

«Ответчиком было единовременно продано три единицы однотипного товара, на каждом из которых изображено по три товарных знака истца. Истцом выбран способ определения компенсации из расчета от 10 000 до 5 000 000 рублей за каждый случай нарушения исключительного права.  В случае, когда правообладателем выявлено предложение к продаже либо хранение для этих целей одним продавцом нескольких единиц одного товара, на которых незаконно размещен товарный знак, следует исходить из того, что для доказанности факта незаконного использования товарного знака достаточно даже одной единицы товара, маркированного чужим товарным знаком. В этом случае действия продавца контрафактного товара следует квалифицировать как совершение одного правонарушения в виде распространения контрафактной продукции, а количество единиц товара, содержащих товарный знак, может свидетельствовать об объеме правонарушения и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации на основании пункта 4 статьи 1515 ГК РФ». 

Таким образом, можно констатировать возобладение в российской судебной практике подхода, рассматривающего факт незаконного использования объекта интеллектуальной собственности в нескольких однородных контрафактных товарах в качестве единого правонарушения.

Обозначенные преграды и сложности могут привести к тому, что надеждам правообладателя на взыскание сколько-либо значимой суммы даже при доказанности факта нарушения будет не суждено сбыться. Вместе с тем, винить в этом суды не следует. Проблема, часто, заключается в непродуманности правовой позиции самих правообладателей, недостаточной квалифицированностью  юристов в вопросах интеллектуальной собственности, что выражается, в том числе, в отсутствии должного учета тенденций развития правоприменительной практике, и тех возможностей, которые предоставляет российская правовая система для защиты интеллектуальных прав.

Так, заявляя требование о выплате компенсации, правообладатели зачастую  ограничиваются указанием на конкретную сумму, не приводя, при этом, должного ее расчета. В тоже время, в целях эффективной защиты своих имущественных интересов им надлежит продемонстрировать реальность причиненного ему вреда и (или) получение нарушителем несправедливой прибыли. Правообладатели могут ссылаться, в том числе,  на уменьшение спроса на их товары, связанные с деятельностью нарушителя, негативное воздействие на деловую репутацию, обусловленное предложением к продаже товаров низкого качества.

Далеко не всем правообладателям удается выбрать наиболее выгодный для себя способ расчета компенсации. Так, например, в тех случаях, когда ответчиком была выпущена в оборот значительная партия дорогостоящих товаров, маркированных чужим товарным знаком, наиболее оправданным было бы заявить требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, а не твердой сумме.

Не учитывая тенденций развития правоприменительной практики, правообладатели зачастую, обращаются в суд с требованием рассчитать компенсацию по пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (в твердой сумме от 10 тыс.руб. до 5 млн.руб.), раскрывая, при этом, информацию лишь о нескольких партиях контрафактного товара. В последующем они рассчитывают представить судам информацию об иных единицах (партиях) товара в надежде на то, что правоприменитель квалифицирует данное обстоятельство в качестве нового нарушения и присудит им компенсацию еще раз. Вместе с тем, в соответствии с последними прецедентными решениями (в т.ч. процитированным нами ранее постановлением СИП) подобная стратегия заведомо проигрышная. Суд определяет размер компенсации, исходя из известных ему данных о количестве единиц контрафактного товара, после чего признает право на взыскание компенсации реализованным (исчерпанным). В удовлетворении новых требований правообладателя относительно иных единиц товара он отказывает.

В качестве общего вывода необходимо отметить, что   споры о нарушении исключительных прав отличаются своей специфичностью. Взыскание существенной компенсации требует учета множества факторов, связанных как с избранием порядка ее расчета, так и обоснованием размера. В этой связи, правообладателям, следует порекомендовать обращаться за юридическими услугами к юристам  специализирующимся в области интеллектуальной собственности (IP/TM). Аналогичную рекомендацию можно адресовать и Ответчикам по делам о нарушении прав на товарный знак или иные объекты интеллектуальной собственности.

Следите за нашими обзорами, в них вы всегда найдете самые актуальные вопросы практики применения законодательства об интеллектуальной собственности.

Обзор подготовлен командой юристов практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «КЛИФФ».

Адвокат, Руководитель Практики

интеллектуальной собственности

Баханец Роман